Своровали? Накажи! Книга о защите интеллектуальных прав - Алексей Башук

Собирается консилиум поверенных, все советуются и дальше начинается миссия по спасению знака. В итоге помимо ответа на отказ приходится подавать еще одну заявку на нужные классы МКТУ, заново платить пошлину и заново проходить экспертизу. Там возникают свои сложности, но в итоге их удается решить.

И это еще хорошо, если все обернулось именно так. Во-первых, компании попался адекватный поверенный, который стал выяснять задачу — зачем вообще нужен знак этой компании. Другой мог бы просто механически выполнить задачу сделать ответ на отказ, и на этом его «полномочия — всё, окончены». Компания получила бы регистрацию, но эта регистрация оказалась бы бесполезной для бизнеса.

Во-вторых, этот знак могла бы зарегистрировать другая компания на услуги интернет-магазинов. Ну а дальше претензии, суды, перспектива попасть на ребрендинг, заплатить компенсации и лишиться домена. И зарегистрированный знак тут вообще никак бы не помог — он же действует не на услуги интернет-магазина, а на товары в классах № 7, № 8 и № 9. В отношении магазинов этого знака считайте что нет.

Или другой пример. Представьте, что предприниматель открыл закусочную с доставкой и придумал для нее оригинальное название, пусть будет, например, «Шаурмонстр». Дальше он регистрирует название как товарный знак на класс МКТУ № 43 — услуги общественного питания. В перечне услуг он указал «закусочные, кафе, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом». Вроде все правильно, знак зарегистрировали, и он действует. Людям нравится эта игра слов, бренд набирает популярность.

Потом появляется конкурент и регистрирует название «Шаурмонстр», только не на услуги общепита в классе № 43, а на сами продукты питания — это классы № 29 и № 30. Теперь он может производить шаурму «Шаурмонстр» и продавать ее в супермаркетах или своих магазинах. Вспомните бутерброды в вакуумных упаковках, которые продаются в супермаркетах, — вот это оно. И первый «Шаурмонстр» не сможет ему помешать: его же знак действует на услуги общепита, а этот предприниматель зарегистрировал название самих продуктов.

Но ведь изначально бренд был на доставку, следовательно, новый конкурент не может доставлять, так? Так. В этой части регистрация защищает владельца первого бренда: конкурент и правда не сможет открыть свою точку и запустить доставку. Но вот нюанс: он может отправлять свою шаурму на доставку через какой-нибудь сторонний сервис вроде «Деливери Клаб».

Получается, теперь в интернете можно заказать «Шаурмонстр» разных производителей. И новый конкурент формально не будет нарушать права первого правообладателя: он же продает готовую еду, а сама доставка уже идет под брендом «Деливери Клаб».

А надо было внимательнее подбирать товары и услуги. Нужные позиции могут найтись в самых неожиданных местах МКТУ. Например, если компания планирует выпускать не только обычную еду, но и что-то диетическое, тут нужно вообще идти в класс МКТУ № 5 с фармацевтическими товарами, диетическое питание находится там. Если его пропустить, то товарный знак не будет защищать часть меню и этим потом кто-то может воспользоваться.

На первый взгляд может показаться, что перечень товаров и услуг — это что-то вроде ОКВЭДов: мол, выбрал какие-то там классы — и всё, готово. А на деле классификатор МКТУ — это просто справочник, причем с достаточно своеобразной логикой, которая ни к чему не обязывает ни Роспатент, ни суды. И если предприниматель что-то там не учел в перечне, то это его проблема, а не государства.

На деле нужно смотреть не просто на классы, а на однородность конкретных товаров и услуг, и учитывать в перечне то, что компания производит сейчас и планирует начать в ближайшие годы. Для этого перед подачей заявки стоит прочитать не просто заголовки классов, а весь классификатор целиком вместе с Лексико-семантическим идентификатором. А по-хорошему — еще и посмотреть судебную практику по оценке однородности нужных товаров.

Иногда бывает так, что нужного товара или услуги попросту нет ни в МКТУ, ни в Лексинту (лексико-семантическом идентификаторе). Это обычное дело: всякие вейпы, кигуруми, вингсьюты, аромабрендинг и канекалон сначала появляются на рынке, а потом только попадают в классификатор — иногда спустя годы. Если в справочниках не нашлось вашего товара или услуги, то нужно включить в свой перечень общее родовое понятие (кигуруми — пижамы) или назвать вид товара своими словами и самому подобрать для него нужный класс. Так тоже можно, главное только, чтобы эксперт потом согласился с вашей формулировкой и выбранным классом.

Чем точнее будет указан ваш продукт в перечне товарного знака, тем проще потом будет защищать права в суде.

Скажем, если у вас в перечне написано «крэш-пэды» и на сайте нарушителя тоже написано «крэш-пэды», то судье будет очевидно, что речь идет об одних и тех же товарах. А если на сайте нарушителя продаются «крэш-пэды», а у вас в перечне знака «покрытия напольные», то, значит, вам придется сначала объяснять судье, что такое «крэш-пэды», со ссылками на словари (если найдете), а потом доказывать, что эти самые «крэш-пэды» однородны вашим «покрытиям напольным»[200]. А ответчик может сказать, что «покрытия напольные» — это ламинат и паркет, а «крэш-пэды» — это спортивный инвентарь, совсем другие товары. В итоге выиграет тот, кто докажет свою позицию[201].

А теперь представьте, что именно этот судья мог вообще в первый раз за год получить в производство дело по товарным знакам, а вы тут сейчас будете еще и грузить его своей классификацией страховочных матов для скалолазов. Дела по товарным знакам и без того относятся к категории сложных, а иногда и особо сложных, поэтому не усложняйте их сами. Если вы при подаче заявки напишете подробный перечень товаров, то здорово упростите всем жизнь в будущем — себе, судье и экспертам.

Еще одна частая беда с товарами и услугами — когда Роспатент выносит решение о регистрации не на все заявленные товары, а лишь на их часть. Неподготовленному специалисту кажется, что все в порядке — вон знак регистрируют же, осталось только последнюю пошлину заплатить. Отнюдь.

На деле такое решение заявителю не подходит: знак могут не регистрировать на самые нужные позиции. Например, рекламное агентство получает регистрацию только на мастер-классы и блокноты, а на сами рекламные услуги им знак не выдают, потому что эксперт нашел сходное обозначение. Такая регистрация не даст заявителю нужной защиты. Если делать по уму, то нужно идти и оспаривать, казалось бы, положительное решение о регистрации.

Я часто вижу в базах откровенно слабые знаки, что-нибудь вроде «Тонировка всем». При этом действует этот знак не на услуги по тонировке машин, а на глажку белья и